Abmahnung Designrecht als Weihnachtsgeschenk :-(

Question

Hallo in die Runde,

gestern habe ich eine Abmahnung wegen unlauterem Vertriebs von Nachahmungen erhalten.
Beim abgemahnten Produkt handelt es sich um eine 3D Klappkarte aus Papier.
Wir haben im April 2018 eine geringe Stückzahl dieser Feuerwehrkarten in Vietnam bestellt und liefern lassen, die wir seit 2018 vertreiben.
Im Januar 2019 hat ein Mitbewerber sich das Design beim Deutschen Marken- und Patentamt für exakt diese Karte beantragt und das Design wurde ihm im Juni 2019 eingetragen.
Neben diesem Design hat der Mitbewerber sich die Rechte für ca. weitere 20 mit unseren Karten identische Designs eintragen lassen.
Zum Zeitpunkt der Eintragung haben wir die Karte bereits seid mehr als einem Jahr vertrieben, was wir anhand der Bestellung, Rechnungen, sowie dem Back-up unseres Online-Shops (wegen Unwirtschaftlichkeit des Shops verkaufen wir nur noch über andere Plattformen) belegen können.
Die Ähnlichkeit/Gleichheit dieser Karte, sowie der anderen Karten ist aus meiner Sicht darauf zurück zu führen, dass der Kläger den gleichen Lieferanten hat.
Als Frist zur Rücksendung der Unterlassungserklärung wurde mir der 30.12.2019 gesetzt, vermutlich wohlwissend, dass eine rechtliche Beratung während der Weihnachtsfeiertage und zwischen den Jahren sehr schwierig ist.

Sehr dankbar bin ich aus diesem Grund, wenn ihr mir ein rechtliches Feedback geben könnt!

Fragen, die mich beschäftigen sind:
- Ist der Design-Eintrag nichtig, weil der Artikel gar nicht neu war, sondern vor dem Anmeldetag bereits vertrieben wurde bzw. im Warenverkehr vorhanden war?
- Ist es möglich sich später Designs zu sichern, die vom Hersteller so angeboten werden - quasi genormt "von der Stange" vertrieben werden?
- Was mache ich mit der Abmahnung?
- Kann ich dazu auffordern die Abmahnung zu widerrufen?

Vielen Dank für euer Feedback und frohe Weihnachten!

-- Editiert von fb534282-31 am 21.12.2019 17:38

RrKOrtmann · Answer

- Ist der Design-Eintrag nichtig, weil der Artikel gar nicht neu war, sondern vor dem Anmeldetag bereits vertrieben wurde bzw. im Warenverkehr vorhanden war?    Die Nichtigkeit wegen mangelnder Neuheit muss erst festgestellt werden - entweder vom Gericht, vor dem eine Klage wegen vermeintlicher Design-Verletzung erhoben wurde, oder vom Markenamt auf Antrag, den jeder stellen kann.    Markenschutz &lpar;gilt auch für Designschutz&rpar;:    Der Markenschutz unterscheidet sich grundlegend vom Designschutz.    Während bei einem als Marke benutzten Zeichen ein Recht durch den Nachweis einer erlangten Verkehrsgeltung als Marke entsteht &lpar; "Markenbekanntheit" &rpar;, wird einem "nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmackmuster" EU-weit ein Designschutz gewährt ab der öffentlichen Zugänglichmachung des Designs in der EU.    Ein Markenzeichen braucht keine "Eigenart" zu haben, und muß auch nicht "neu" sein; und selbst eine fehlende Eintragungsfähigkeit wegen mangelnder Unterscheidungskraft oder Markenfähigkeit kann durch eine genüge hohe Markenbekanntheit überwunden werden und zu einem Benutzungsmarkenrecht führen.    Neuheit und Eigenart ist dagegen für ein Design unerläßlich; selbst eine überragende Bekanntheit könnte bei fehlender Neuheit/Eigenart keinen Designschutz begründen.     Ansonsten gilt: wer die Marke / das Design beim DPMA einträgt, genießt auch den Markenschutz.    Das &lpar;deutsche&rpar; Markenrecht kennt kein Vorbenutzungsrecht. Allerdings gibt es nur bei Marken den Nichtigkeitsgrund einer "Bösgläubigkeit bei der Anmeldung".  Noch unter der Geltung des Warenzeichengesetzes wurde als Bösgläubigkeit eine Anmeldung in Behinderungsabsicht gewertet:    "Als unlauterer Behinderungswettbewerb ist es anzusehen, wenn ein Importeur japanischer Feuerzeuge, der für sich die Eintragung einer Vielzahl von Marken japanischer Feuerzeughersteller als eigene Warenzeichen im Inland erwirkt hat, unter Berufung auf diese Zeichen versucht, andere Importeure von der Benutzung dieser Zeichen für japanische Feuerzeuge auszuschließen."  Bundesgerichtshof  Urt. v. 28.09.1979, Az.: I ZR 125/75    Die Parteien importieren und vertreiben u.a. ein in Japan hergestelltes Gasfeuerzeug, das die Japanische Herstellerfirma K. L. Corp. seit 1968 unter der auf dem Feuerzeug angebrachten Bezeichnung "Torch" in den Verkehr bringt. Die Klägerin importierte das Feuerzeug erstmals im Januar 1969, die Beklagten erstmals im Jahre 1970. Am 4. Februar 1969 meldete die Klägerin ohne Wissen der Firma K. das Warenzeichen "Torch" in Deutschland zur Eintragung an. Aus diesem Warenzeichen nimmt die Klägerin die Beklagte in Anspruch.  &lpar;...&rpar;  Das Verwerfliche ist darin zu sehen, daß die Klägerin die mit der Eintragung der Zeichen kraft Zeichenrechts entstehende und wettbewerbsrechtlich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes benutzt. Das Vorgehen der Klägerin wäre zeichen- und wettbewerbsrechtlich unbedenklich, wenn es allein darum ginge, daß die Klägerin Zeichenschutz für eine Bezeichnung erwirkt hat, die im Inland vor deren Anmeldung bereits für Feuerzeuge benutzt worden war. Das deutsche Warenzeichenrecht kennt - anders als das Patentrecht - kein Vorbenutzungsrecht. Die Klägerin träfe selbst dann nicht der Vorwurf der Unlauterkeit, wenn sie - was sie in Abrede stellt - bei Zeichenanmeldung von der Vorbenutzung Kenntnis gehabt haben sollte. Der Anmelder eines Kennzeichens handelt nicht schon deshalb unlauter, weil er weiß, daß ein anderer dasselbe Kennzeichen im Inland für gleiche Waren benutzt, ohne hierfür einen formalen Warenzeichenschutz erworben zu haben." &lpar;...&rpar;    Designrecht:    Hier wurden die vietnamesischen Designs offenkundig zweckfremd in Behinderungsabsicht beim Markenamt eingetragen. Das Gesetz kennt jedoch keinen Löschungsgrund einer Bösgläubigkeit bei der Designanmeldung.    "Wir haben im April 2018 eine geringe Stückzahl dieser Feuerwehrkarten in Vietnam bestellt und liefern lassen, die wir seit 2018 vertreiben.   Im Januar 2019 hat ein Mitbewerber sich das Design beim Deutschen Marken- und Patentamt für exakt diese Karte beantragt und das Design wurde ihm im Juni 2019 eingetragen. "    &#167; 41 Designgesetz - Vorbenutzungsrecht  Rechte können gegenüber einem Dritten, der vor dem Anmeldetag im Inland ein identisches Design, das unabhängig von einem eingetragenen Design entwickelt wurde, gutgläubig in Benutzung genommen oder wirkliche und ernsthafte Anstalten dazu getroffen hat, nicht geltend gemacht werden. Der Dritte ist berechtigt, das Design zu verwerten.    RK

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