Abmahnkosten (auch) für den Patentanwalt?!

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Was sagt das Markengesetz dazu?

Mit der Frage, ob im Fall einer Abmahnung wegen einer Markenrechtsverletzung der Verletzer zusätzlich zu den Kosten des Rechtsanwalts auf Anspruchgläubigerseite auch die Kosten eines mitwirkenden Patentanwalts zu erstatten hat, war das OLG Nürnberg befasst. Die Frage ist in der Praxis vor allem deshalb relevant, weil umstritten ist, ob es hierbei (auch) darauf ankommt, ob die Einschaltung des Patentanwalts überhaupt notwendig war.

Wie das Gericht zunächst richtig feststellt, scheidet eine direkte Anwendung von § 140 Abs. 3 MarkenG aus, da in § 140 Abs. 1 MarkenG eine Kennzeichenstreitsache im Sinne von § 140 Abs. 3 MarkenG definiert wird als eine Klage, durch die ein Anspruch aus einem der in diesem Gesetz geregelten Rechtsverhältnisse geltend gemacht wird. Eine Klage liegt im Fall eines außergerichtlichen Abmahnverfahrens aber nicht vor. Somit lässt sich die Vorschrift also jedenfalls nicht unmittelbar heranziehen, um einen Erstattungsanspruch des mitwirkenden Patentanwalts auch ohne Prüfung der Notwendigkeit zu bejahen.

Jörg Dittrich
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Wie haben die Gerichte entschieden?

Nach Ansicht des OLG Nürnberg ist § 140 Abs. 3 MarkenG jedoch analog anzuwenden, so dass die Frage, ob die Mitwirkung des Patentanwalts notwendig war, nicht weiter zu prüfen ist:

"... Für eine analoge Anwendung hat sich die Mehrheit der Oberlandesgerichte sowie nahezu vollständig die Kommen-tarliteratur ausgesprochen (vgl. Senat 3 U 825/10, 3 U 951/10; Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 140 Rdnr. 61; Fezer, Markenrecht, 4. Auflage, § 140 Rdnr. 15; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Auflage, § 140 Rdnr. 36). 
Gegen eine analoge Anwendung sprechen sich das OLG Düsseldorf (MittdtschPatAnw 2008, 561) und das OLG Frankfurt (GRUR-RR 2010, 127) aus.
Der Senat ist der Ansicht, dass unter Heranziehung des Grundsatzes des argumentum a fortiori eine Erforderlich-keitsprüfung unterbleiben kann. Denn für den Zeitraum ab Einreichung der Klage kann die Notwendigkeitsprüfung für die zusätzliche Beauftragung eines Patentanwalts entfallen. Dann kann diese aber erst recht für den Zeitraum vor oder außerhalb der Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens unterbleiben. Denn mehr denn je gilt, dass es im Interesse der Parteien und auch der Gerichte sinnvoll und vom Gesetzgeber jedenfalls erwünscht ist, Streitigkeiten möglichst außerhalb eines gerichtlichen Verfahrens zu regeln. Wenn aber eine Erforderlichkeitsprüfung unterbleibt, obwohl die Mitwirkung des Patentanwalts sogar während der tatkräftigen Unterstützung durch ein Gericht stattfindet, dann muss dies erst recht gelten, wenn diese Unterstützung im außer-gerichtlichen Bereich fehlt. Dabei darf jedoch keine Besserstellung des Patentanwalts gegenüber einem Rechtsanwalt erfolgen. Um dies zu verhindern, muss auch hinsichtlich der vorgerichtlichen Patentanwaltskosten das Bestehen einer materiell rechtlichen Anspruchsgrundlage (Schadensersatzanspruch, Anspruch aus GoA) feststehen. Deren Voraussetzungen werden, so auch hier, in aller Regel jedoch bereits im Zusammenhang mit geltend gemachten Rechtsanwaltskosten geprüft. Liegen sie vor, so ist ihre nochmalige Prüfung im Bezug auf den Patentanwalt nicht notwendig. ..."

(OLG Nürnberg, Urt. v. 15.03.2011 - 3 U 1644/10)

Fazit!

Die hier angesprochene Frage liegt derzeit dem BGH vor. Es bleibt daher abzuwarten, für welche Ansicht sich der I. Zivilsenat entscheidet. Bis dahin ist die Rechtsfrage als nicht abschließend geklärt anzusehen - so auch dann, wenn teilweise behauptet wird, der BGH habe über diese Frage mit der Entscheidung "Thermoroll" (vgl. BGH, Urt. v. 26.02.2009 - I ZR 219/06) schon längst entschieden. Das lässt sich dem Urteil nämlich nicht mit der erforderlichen Eindeutigkeit entnehmen.

RA Jörg Dittrich, LL.M. oec.
Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz
Fachanwalt für Informationstechnologierecht

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